DÉCHÉANCE DE LA MARQUE & SOUS-CATÉGORIES AUTONOMES

Par un arrêt rendu le 14 mai 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé les conditions d’appréciation de l’usage sérieux d’une marque dans le cadre d’une demande en déchéance (Cass. Com., 14 mai 2025, n°23-21.296 ; Cass.Com., 14 mai 2025, n°23-21.866).

Dans la continuité de la jurisprudence de l’Union européenne en matière de marque, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, par deux décisions rendues le 14 mai 2025, précisé l’office du juge saisi d’une demande de déchéance de la marque.

La première affaire concerne une demande de déchéance introduite à l’encontre des marques verbales « G-7 » et « G7 », enregistrées pour la classe 39 pour les services de « transport » et « transports de voyageurs », détenues par la société Groupe Rousselet, anciennement dénommée G7 (Cass.Com., 14 mai 2025, n°23-21.296).

Dans la seconde affaire, la société Skin’up a enregistré la dénomination « Skin’up » pour désigner, en classe 3, divers services et produits cosmétiques. La société Univers pharmacie, titulaire de la marque « UP skin », a introduit une demande en déchéance des droits de la société Skin’up sur sa marque en tant qu’elle avait été enregistrée pour les produits désignés en classe 3 (Cass.Com., 14 mai 2025, n°23-

21.866).

Dans les deux espèces, les juges du fond ont rejeté les demandes des requérants, lesquels ont introduit un pourvoi en cassation motif pris que la Cour de cassation aurait privé sa décision de base légale au regard des articles L.714-5 et L.716-3 du Code de la propriété intellectuelle.

La Cour de cassation dans ces deux décisions casse et annule les deux décisions attaquées aux termes d’un raisonnement similaire.

Dans la première espèce, la Haute juridiction considère que les juges du fond auraient dû rechercher « si la catégorie visée à l’enregistrement de la marque peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes, et ce, même en l’absence d’identification de telles sous-catégories par le titulaire de la marque lors de l’enregistrement de celle-ci ou au cours de

l’instance en déchéance » (Cass.com., 14 mai 2025, n°23-21.296).

En effet, pour rappel, il s’infère des dispositions de l’article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle que la marque qui n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux par son propriétaire pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans, encourt la déchéance.

Dès lors, la Cour de cassation rappelle, en application de la jurisprudence issue de la décision « Ferrari » de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE, 22 octobre 2020, aff. Ferrari, C-720/18 et C-721/18), que « en ce qui concerne des produits ou des services rassemblés au sein d’une catégorie large, susceptible d’être subdivisée en plusieurs sous-catégories autonomes, il est nécessaire d’exiger du titulaire d’une marque enregistrée pour cette catégorie de produits ou de services d’apporter la

preuve de l’usage sérieux de la marque pour chacune de ces sous-catégories autonomes, à défaut de quoi il sera susceptible d’être déchu de ses droits à la marque pour les sous-catégories autonomes pour lesquelles il n’a pas apporté une telle preuve ».

Aux fins de l’appréciation du caractère autonome et cohérent des sous-catégories, la chambre commerciale, dans la continuité de l’arrêt Ferrari, précise que « le juge doit prendre en compte le critère essentiel de finalité ou de destination des produits ou services, sans être tenu de se limiter aux indications de produits et de services figurant explicitement dans la classification de Nice, qui ne sont

qu’un simple indice de l’existence de sous-catégories autonomes. »

En effet, la chambre commerciale relève que, comme énoncé par la Cour de justice « en ce qui concerne le critère pertinent ou les critères pertinents à appliquer aux fins de l’identification d’une sous-catégorie cohérente de produits ou de services susceptible d’être envisagée de manière autonome, le critère de

la finalité et de la destination des produits ou des services en cause constitue le critère essentiel aux fins de la définition d’une sous-catégorie autonome de produits », et qu’« il importe, dès lors, d’apprécier de manière concrète, principalement au regard des produits ou des services pour lesquels

le titulaire d’une marque a apporté la preuve de l’usage de sa marque, si ceux-ci constituent une sous-catégorie autonome par rapport aux produits et aux services relevant de la classe de produits ou de services concernée, de manière à mettre en relation les produits ou les services pour lesquels l’usage sérieux de la marque a été prouvé avec la catégorie des produits ou des services couverts par l’enregistrement de cette marque ».

Dans la seconde espèce et de manière identique, la chambre commerciale dit pour droit que la Cour d’appel aurait dû déterminer « si les produits cosmétotextiles et leurs recharges, destinés à procurer un effet amincissant par le port de vêtements, ne constituaient pas une sous-catégorie autonome au sein de la catégorie large des « cosmétiques » » (Cass.com., 14 mai 2025, n°23-21.866).