MARQUE & AUTOMOBILES : PRÉCISIONS SUR LA PREUVE DE L’USAGE SÉRIEUX PAR LES TIERS

Le 2 juillet 2025, le Tribunal de l’Union européenne a jugé que n’encourt pas la déchéance la marque dont le titulaire a consenti, explicitement ou implicitement, à son usage par des tiers.

Ce1e solution conforte la protection de la marque TESTAROSSA, dont la production a cessé depuis 1996 (Tribunal UE, 2 juillet 2025, T-1103/23 et T-1104/23, EU:T:2025:659 et EU:T:2025: 660 Ferrari SpA / EUIPO – Hesse TESTAROSSA).

En l’espèce, Ferrari SpA est titulaire de la marque verbale TESTAROSSA, enregistrée en 2007, pour des voitures, pièces et accessoires, ainsi que des jouets sous forme de modèles réduits de voitures.

Par une décision du 16 décembre 2016, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) a accueilli deux demandes en nullité de ladite marque et prononcé sa déchéance.

Le Tribunal de l’Union européenne a annulé les décisions de l’EUIPO par lesquelles Ferrari SpA avait été déchue de ses droits sur la marque. L’EUIPO avait notamment considéré qu’entre 2010 et 2015, aucune voiture neuve n’avait été produite ou mise sur le marché sous la marque contestée de sorte que la marque n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.

D’une part, concernant l’usage sous la marque des automobiles, le Tribunal soutient que l’utilisation de la marque conformément à sa fonction essentielle par son titulaire lors de la revente de produits d’occasion constitue un usage sérieux, et ce, y compris lorsque cet usage est effectué par des tiers avec son consentement, qu’il soit explicite ou implicite.

Plus précisément, pour constater que Ferrari a consenti implicitement à l’usage de la marque par les tiers, le Tribunal se fonde sur l’existence de liens économiques et contractuels entre les tiers et le titulaire, ainsi que sur le service de certification des voitures fournit par le titulaire aux vendeurs.

D’autre part, s’agissant de l’usage de la marque pour des modèles réduits de voitures, le Tribunal soutient qu’un tiers peut utiliser la marque sans le consentement de son titulaire, à condition que l’usage qu’il en fait sur un modèle réduit se limite à indiquer au public pertinent que ledit modèle est une reproduction fidèle d’un véritable modèle d’automobile.

En revanche, lorsque l’usage de la marque par un tiers va au-delà d’une simple indication du caractère fidèle de la reproduction à un accord de licence conclu avec le titulaire de ce1e marque, par exemple, comme en l’espèce, à un accord de licence conclu avec le titulaire de ce1e marque, cet usage sera perçu comme une indication que ces produits proviennent du constructeur automobile ou d’une

entreprise économiquement liée à ce dernier.

Au regard des éléments de preuve, et notamment la mention « produit officiel sous licence Ferrari » apposée sur l’emballage des modèles réduits, le Tribunal retient l’existence d’un lien clair avec Ferrari, ce qui indique au public l’origine commerciale desdits produits.

Dès lors, le Tribunal retient que la marque a été utilisée conformément à sa fonction essentielle de garantir l’origine commerciale des produits pour lesquels elle a été enregistrée. En sus, il relève que l’usage de la marque par les tiers, qui établit un lien entre ces derniers et Ferrari, présuppose que celle-ci a consenti, ne serait-ce qu’implicitement, à l’usage de ses marques par ladite société.