MARQUE & FORCLUSION PAR TOLÉRANCE

Dans un arrêt du 1er août 2025, la CJUE rappelle que, aux fins d’harmonisation du droit des marques au sein de l’Union européenne, la forclusion par tolérance doit se limiter aux cas prévus par la Directive de 2015 issue du « Paquet Marques ». Dès

lors, il n’est pas possible d’appliquer un principe de droit national selon lequel le titulaire d’une marque perdrait son droit d’agir en contrefaçon pour avoir trop longtemps toléré l’usage d’un signe identique au sien, lorsque ce signe n’a pas été enregistré en tant que marque (Cour de justice de l’UE, 1er août 2025, C-452/24, EU:C:2025:618, Lunapark Scandinavia Oy Ltd / Hardeco Finland Oy).

En vertu du principe de forclusion par tolérance, le titulaire d’une marque tolérant, pendant plus de cinq ans consécutifs, l’usage d’une marque postérieure, perd le droit d’agir en contrefaçon ou en nullité contre celle-ci.

Cependant, cette règle, issue de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015, et transposée en France aux articles L.716-2-8 et L.716-4-5 du code de la propriété intellectuelle, ne s’applique que dans le cas où la marque postérieure tolérée a été enregistrée. En revanche, le simple usage de cette marque, sans dépôt, ne permet pas la mise en oeuvre de ce principe.

Dans l’affaire en cause, la société finlandaise Lunapark avait procédé à l’enregistrement de la marque DRACULA pour des produits de confiserie. Au moment de cet enregistrement, en 2009, une autre société de droit finlandais (aux droits de laquelle venait la société Hardeco) commercialisait déjà des confiseries sous le nom DRACULA, mais n’avait pas déposé ce signe à titre de marque. Cet usage s’est poursuivi dans le temps, jusqu’en 2020, année durant laquelle Lunapark a assigné la société Hardeco en contrefaçon, pour faire cesser ces actes.

Les juridictions finlandaises n’ont pas fait droit à la demande de Lunapark au motif que cette dernière aurait dû, selon un principe général de droit privé de droit finlandais (distinct de la législation sur le droit des marques), exercer son action dans un délai raisonnable après avoir eu connaissance des faits litigieux. Elle aurait donc perdu son droit à agir en contrefaçon, du fait de son inaction prolongée.

Dans cet arrêt du 1er août 2025, la Cour de justice estime qu’un tel principe général de droit privé ne peut s’appliquer : en effet, la forclusion par tolérance doit se limiter au cas visé par la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015, à savoir la tolérance d’une marque postérieure enregistrée. En revanche, le fait de tolérer l’usage d’une marque non enregistrée, même pendant plus de cinq ans, ne saurait priver le titulaire de la marque de son droit d’agir en défense de celle-ci.